現行の「専利法」（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）は2003年2月6日に改正、公布され、2004年7月1日に施行されたが、その後も智慧財産局は同法の検討、改正を継続的に行うとともに、数度にわたって公聴会を開き、各界の意見を集めてきた。最終的に作成された「専利法」改正草案は、既に2009年12月3日に行政院の院会で可決され、同年12月11日に立法院での審議が要請され、現在審議中である。このほか、智慧財産局は既に、改正草案の内容について、関連する施行細則や審査基準の改正にも着手している。智慧財産局の公布した改正草案によれば、専利権者の権益に甚大な影響を及ぼす専利無効審判請求制度について、基本規範の構成及び実務運用方式などの面において、かなりの変革がなされている。そのうち、現行のメカニズムと重要な差異を有するものは以下のとおりである。

●   

智慧財産局が職権により専利権を取り消すことのできる制度を廃止するが、智慧財産局が無効審判請求手続きにおいて職権により探知する権限を強化する

現行の「専利法」によれば、智慧財産局が専利権に法定の取消事由があることを発見した場合、第三者からの無効審判請求を待たずに、職権で専利権を取り消すことができる。もとより実務において智慧財産局がかかる職権を発動することはほとんどないものの、法制上、依然として、かかる構成がなされている以上、専利権者に懸念を抱かせる結果となっている。今回の法改正では職権による取消制度を廃止し、専利権を取り消すか否かについては、私人による私的紛争処理モデルに帰し、双方の当事者が自ら専利権の有効性について攻撃及び防御を行う。

しかしながら、他方で、「専利法」改正草案では、智慧財産局が無効審判請求手続きにおいて職権により探知する権限を強化してもいる。即ち、もし智慧財産局が無効審判請求審理時に、係争専利の無効性を証明することのできる明らかな証拠及び理由の存在を発見した場合、若しくは、無効審判請求人の提出した証拠を新たに組み合わせて（甚だしきに至っては、異なる無効審判請求人が異なる無効審判請求案において提出した証拠を新たに組み合わせて）、係争専利が無効であることを証明することができると認める場合、審査を行い、無効審判成立の審決を作成することができる。ただし、その場合、まず先に専利権者に通知して答弁させなければならない。これは、現在、智慧財産局が常日頃遵守している「当事者が主張する理由及び証拠の範囲内においてのみ審査を行う」という、いわゆる「当事者主義」、「弁論主義」及び「争点主義」の原則とはやや異なっている。

智慧財産局は2011年3月に開催した教育訓練課程において、「『専利法』改正草案では弊局の職権による探知権が拡大されているものの、専利審査官は謙抑の立場に基づいて、新たな証拠又は理由が明らかな情況下においてのみこれを為すべきであり、専利出願案の審査のように、積極的かつ主体的に自ら先行技術証拠を検索すべきではない」との見解を示している。

●   

無効審判請求人に「無効審判請求書」を具体化するよう要求し、かつ、一旦提出したら、縮減することしかできず、変更、追加することはできない

「専利法」改正草案には、無効審判請求人は無効審判請求書に「無効審判請求書」を明記しなければならず、「無効審判請求書」とは、無効審判請求人が智慧財産局に取消を請求しようとする請求項番号を指す、と規定されている。これまでも無効審判請求人は無効審判請求書にそれが無効であると主張する請求項番号及び対応する無効審判請求理由と証拠を明記しなければならなかったものの、無効審判請求人が曖昧な言い方で審査を混乱させる情況がしばしば見られたため、今回の法改正では「無効審判請求書」が無効審判請求書の必要記載事項として明確に規定された。

このほか、現行実務では、専利権の取消には「全体性原則」が採用されており、即ち、審査の結果、一部の請求項につき、専利要件を充たさないと認める場合でも、専利権全体を取り消さなければならない。しかし、「専利法」改正草案ではこの原則が改変され、智慧財産局は専利権について部分的に取り消す行政処分を下すことができる。したがって、無効審判請求人は無効審判を請求する際、全ての請求項の取消を要求することもでき、又は一部の請求項の取消のみを主張することもできる。ただし、無効審判請求人は無効審判請求時に、その「無効審判請求書」の範囲を確認しなければならず、即ち、それが取消を請求しようとする請求項番号を確定しなければならない。請求後は変更又は追加することはできず、縮減のみが認められ、これによって、案件の迅速な終結を図る。

また、「専利法」改正草案ではもともと無効審判請求人がその請求書を縮減することを認めているが、専利権者の権益を保障するため、智慧財産局は検討中の「専利法施行細則」草案に、「もし被無効審判請求人が既に書状を提出して答弁を行っている場合、無効審判請求人がその声明を縮減しようとするのであれば、被無効審判請求人の同意を得なければならない」という制限を設けた。

無効審判請求案の審査は、「無効審判請求書」の範囲内においてのみ行うことができ、即ち、無効審判請求人が「取り消すべきである」と主張する請求項についてのみ、審査することができる。ただし、智慧財産局が職権で無効審判請求人の主張していない証拠及び理由を探知できることは、既に説明したとおりである。

●   

同一の専利権に多くの無効審判請求案がある場合、併せて審査、審決することができる

「専利法」改正草案には、同一の専利権に多くの無効審判請求案がある場合、智慧財産局が必要であると認めるのであれば、併せて審査、審決することができる、と規定されており、これによって、紛争の一挙解決を促すとともに、無効審判請求案の審決をよりいっそう迅速かつ効率的に行うことができる。

いくつかの無効審判請求案を合併して審査すると、各無効審判請求者の攻撃方法を結合することになるため、通常の情形においては必然的に、無効審判請求を受ける専利権に大きな衝撃及び影響をもたらし、専利権者に不利となるはずである。智慧財産局の説明によれば、将来、実務操作においては、まず当事者の意見を聴いてから、合併審査をするか否かを決定することになる。しかし、合併審査の決定は決して独立した行政処分ではなく、当事者がたとえ不服を有する場合においても、この決定に対して単独で行政救済を提出することはできない。

●   

無効審判請求手続において補正案がある場合、もし補正を許可する旨の審決を行うのであれば、智慧財産局は審決書の主文にその旨明記しなければならない

現行の専利無効審判請求の実務によれば、もし専利権者が無効審判請求手続において請求項又は明細書について補正を申請するのであれば、智慧財産局は無効審判請求手続きにおいて併せて審決を作成することができるが、審決書の理由の中で補正案を許可するか否かについて説明するだけであり、仮に当事者が補正の可否の決定について異なる意見を有する場合、無効審判審決書に対して行政救済提出する手続きにおいて、併せて不服を表明しなければならない。今回の「専利法」改正草案はこの点について「無効審判請求案の審査期間中に補正案がある場合には、併せて審査、審決しなければならない」と一歩踏み込んで規定することによって、現行実務におけるやり方を明文化している。

このほか、智慧財産局が作成した「専利法施行細則」草案によれば、将来、新法が可決、施行された後、智慧財産局は無効審判請求案及び補正案を一緒に審査及び審決しなければならないのみならず、「補正を許可する」旨の主旨を審決主文に明記しなければならない。しかしながら、補正を許可しない情況については、現行のやり方を保持し、審決主文に記載せず、審決理由においてのみ理由を明記する。