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2024 PTA最新实务报导
2024 PTA最新实务报导
陳長文/王懿融
一、 专利法引进专利权期限补偿新制的背景说明
中国专利法第四次修正于2020年10月17日通过，修正内容于2021年6月1日正式施行 ("2021年专利法")。修正后专利法第42条第2款规定：“自发明专利申请日起满4年，且自实质审查请求之日起满3年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿 ("Patent Term Adjustment" – 以下简称 "PTA")，但由申请人引起的不合理延迟除外。”值得注意的是: 2021年专利法中仅明订可提出PTA请求的门坎规定 (自发明专利申请日起满4年，且自实质审查请求之日起满3年后授予发明专利权)，该法针对PTA计算方式及请求规费金额并未规定。
在2021年专利法生效后，国家知识产权局于2021年5月25日发布第423号公告《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》。针对PTA实务，前述暂行办法第五条明订:“针对自2021年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可依照修改后专利法第42条第2款，自专利权授权公告之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述请求进行审查。”根据上述暂行办法规定，自2021年6月1日起，针对符合2021年专利法(第42条第2款)所订PTA请求门坎规定 (自发明专利申请日起满4年，且自实质审查请求之日起满3年后授予发明专利权)的案件，部份专利权人已提出PTA请求，但尚未缴纳请求官方费用。
在2021年专利法生效两年半后，国家知识产权局于2023年12月21日公布《中华人民共和国专利法实施细则》修正内容及《专利审查指南》修正内容，前述实施细则及审查指南修正内容自2024年1月20日起施行。在修正后的《中华人民共和国专利法实施细则》和《专利审查指南》中，针对PTA请求案件的审查实务及基准提出明确规定，尤其是关于补偿期限计算中所涉合理延迟、不合理延迟以及相关具体计算方式。有关前述专利法修正、实施细则及审查指南修正等细节，请参见理律法律事务所及北京律盟知识产权代理有限责任公司分别于2023年12月及2024年1月发布的newsletters（https://www.chinaleaven.com/CH/NewslettersDetail/24.htm 及 https://www.chinaleaven.com/CH/NewslettersDetail/25.htm）内容。
二、 国家知识产权局发布的《关于调整部分专利收费标准和减缴政策的公告》（第594号）及进一步发布的《关于专利权期限补偿费用缴纳等相关事项的通知》
2024年8月6日，国家知识产权局发布了《关于调整部分专利收费标准和减缴政策的公告》（第594号），进一步明确了PTA请求官方费用标准及专利权补偿期间的年费标准，其内容如下：
“专利权人提出专利权期限补偿请求，应缴纳专利权期限补偿请求费，收费标准为每件200元。专利权期限补偿请求经审查符合期限补偿条件的，应缴纳专利权补偿期年费，收费标准为每件每年8000元，不足一年部分不收取。”
继第594号公告发布后，国家知识产权局于2024年8月7日进一步发布《关于专利权期限补偿费用缴纳等相关事项的通知》，其规定如下：
“专利权人在2024年7月26日之前提出专利权期限补偿请求的，应于2024年10月26日前补缴专利权期限补偿请求费。期满未缴纳或未缴足专利权期限补偿请求费的，不予专利权期限补偿。国家知识产权局作出给予专利权期限补偿决定的，专利权人应按照专利权期限补偿审批决定的要求，在专利权20年期限届满前一次性交清专利权补偿期年费。专利权补偿期年费不设滞纳金，不设恢复期，不适用专利收费减缴办法中规定的予以减缴的情形。期满未缴纳或未缴足专利权补偿期年费的，不予专利权期限补偿。”
除了前述公告及通知外，根据我们与国家知识产权局PTA审查小组资深审查员电话询问后，获悉如下信息：
1. 针对专利权人在2024年7月26日（含）前提交的PTA请求，国家知识产权局将陆续发出“缴费通知书”，载明PTA官方费用缴纳期限为2024年10月26日。逾期未缴纳或未缴足所需官方费用的，将不予专利权期限补偿。前述缴费期限无法延展，且不适用恢复程序。
2. 针对专利权人在2024年7月26日之后提交的PTA请求，专利权人应在授权公告日起3个月内完成PTA官方费用缴纳。逾期未缴纳或未缴足的，不予专利权期限补偿。前述缴费期限无法延展，且不适用恢复程序。
3. 专利权补偿期年费需于20年专利权期限届满前一次性缴纳完毕。期满未缴纳的，即便先前已获准专利权补偿期限，专利权人亦将无法获得相关补偿。
4. 国家知识产权局将在收到专利权人PTA请求费用后，始进行PTA相关审查。
5. 自2024年8月6日(第594号“国家知识产权局关于调整部分专利收费标准和减缴政策的公告”发布日)起，专利权人可主动先行缴纳PTA请求费，毋庸等待国家知识产权局关于PTA官方费用缴纳通知。提前缴纳PTA官方费用可提早启动PTA请求的审查。
三、 关于PTA审查中的“合理延迟”和“不合理延迟”的进一步信息
如前所述，2023年12月21日公布修正并于2024年1月20日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》及《专利审查指南》中明确了针对PTA审查中所涉合理延迟、不合理延迟的情形认定基准及其具体的计算方式。由于前述实施细则及审查指南中的相关规定多属原则性规定，我们陆续与国家知识产权局PTA审查部门资深审查员进行了多次电话咨询，藉此文特将我们截至目前所获悉的口头意见整理如下，供读者参考。然而请特别注意: 该资深审查员口头意见并非官方正式书面意见，其仅属一般参考属性。
I. 授权过程中的合理延迟
依据专利法实施细则第78条第3款规定，下列情形为授权过程中的合理延迟，故属于PTA计算中的"应扣除期间"：
A. 专利法实施细则第66条所订「涉及修正专利申请文件的复审程序」
针对本项合理迟延事项，《专利审查指南》未明确规定其「合理延迟期间」计算的起止日。
我们与国家知识产权局审查员电话沟通获悉口头讯息如下:
1. 本项合理迟延期间计算起止日如下:
起日：“驳回决定”发文日
止日：“复审决定”发文日
2. 若一专利案涉及多于一次的复审程序，应依据各次复审程序所涉修正情况，分别进行判断并计算"PTA计算中应扣除的期间"。例如: 如一专利案涉及两次复审程序且各次复审程序中均有修正申请，于计算PTA期间时，针对各次修正均应进行扣除，扣除起止点分别为各次复审程序的"驳回决定发文日"及"复审决定发文日"。若一专利案涉及多于一次的复审程序，然仅有其中一次复审程序涉及修正申请，于计算PTA期间时，应扣除该次复审程序的"驳回决定发文日"及"复审决定发文日"之间的间隔天数，不涉及修正申请的其他复审程序，则不涉及"PTA计算中应扣除期间"问题。”
B. 根据专利法实施细则第103条规定基于专利权属纠纷所导致的「中止程序」
专利法实施细则第103条规定: 当事人因专利申请权或专利权的归属发生纠纷，且当事人已请求专利工作部门调解或向人民法院起诉的，可提交请求书并请求国家知识产权局中止有关程序；依请求中止有关程序的，应当向国家知识产权局提交请求书，说明理由，并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。国家知识产权局认为当事人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止有关程序。
管理专利工作的部门作出的调解书或者人民法院作出的判决生效后，当事人应当向国家知识产权局办理恢复有关程序的手续。自请求中止之日起1年内，有关专利申请权或者专利权归属的纠纷未能结案，需要继续中止有关程序的，请求人应当在该期限内请求延长中止。期满未请求延长的，国家知识产权局自行恢复有关程序。
针对本项合理迟延事项，《专利审查指南》未明确规定其「合理延迟期间」计算的起止日。然而，在《专利审查指南》第五部分第七章7节“中止程序”章节规定如下：
“满足中止程序条件或经补正后满足中止程序条件的，应当向国家知识产权局提出中止程序请求，审查员将向专利申请（或专利）权属纠纷的双方当事人发出中止程序请求审批通知书，并告知中止期间的起止日期（自提出中止程序请求日起）。”
我们与国家知识产权局审查员电话沟通获悉口头讯息如下:
1. 本项合理迟延期间计算起止日如下:
起日：国家知识产权局发出中止程序请求审批通知书中所载中止程序之起日
止日： 国家知识产权局发出中止程序请求审批通知书中所载中止程序之止日
2. 如PTA请求的专利涉及专利法实施细则第103条规定的「中止程序」，其PTA审查将参照《专利审查指南》第五部分第七章7.3.1节及7.4.1“中止程序”相关规定。换言之，PTA期间计算中所应扣除的中止程序之起日及止日，以国家知识产权局发出中止程序请求审批通知书中所载中止期间的起止日期为准。
3. 根据《专利审查指南》(第五部分第七章7.2节)“中止程序”规定，中止程序的范围包括：(1) 暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审、授予专利权程序、专利无效宣告程序; (2) 暂停视为撤回专利申请、视为放弃取得专利权、未缴年费终止专利权等程序; (3)暂停办理撤回专利申请、放弃专利权、变更申请人(或专利权人)的姓名或名称、转移专利申请权(或专利权)、专利权质押登记等。中止请求批准前已进入公布或公告准备的程序不受中止的影响。”
C. 根据专利法实施细则第104条规定基于财产保全所导致的「中止程序」
专利法实施细则第104条规定: 人民法院在审理民事案件中裁定对专利申请权或者专利权采取保全措施的，国家知识产权局应在收到裁定书和协助执行通知书之日中止被保全的专利申请权或者专利权的有关程序。保全期限届满，人民法院没有裁定继续采取保全措施的，国家知识产权局自行恢复有关程序。
针对本项合理迟延事项，《专利审查指南》未明确规定其「合理延迟期间」计算的起止日。然而，在《专利审查指南》(第五部分第七章7节)“保全措施”章节有如下规定：
"收到人民法院作成保全措施裁定的，国家知识产权局应根据规定进行审核中止被保全专利申请权或专利权有关程序。针对符合规定的中止程序裁定，国家知识产权局应向人民法院和申请人或专利权人发出保全程序开始通知书，说明协助执行财产保全期间的起止日期（自收到民事裁定书之日起），并对专利权的财产保全予以公告。"
我们与国家知识产权局审查员电话沟通获悉口头讯息如下:
1. 本项合理迟延期间计算起止日如下:
起日：国家知识产权局发出保全程序开始通知书中所载财产保全期间之起日
止日: 国家知识产权局发出保全程序开始通知书中所载财产保全期间之止日
2. 如PTA请求的专利涉及专利法实施细则第104条规定的「中止程序」，其PTA审查将参照《专利审查指南》第五部分第七章7.3.2＆7.4.2节“中止程序”章节相关规定。换言之，PTA期间计算中所应扣除的中止程序之起日及止日，以国家知识产权局应发出的保全程序开始通知书中所叙明的财产保全期间之起日及止日为准。”
D. 因其他合理情形引起的延迟
根据专利法实施细则第78条第3款第3项规定，“因其他合理情形引起的延迟”也列为合理延迟情形之一，并属于PTA期间计算中的应扣除期间。
《专利审查指南》第五部分第九章第2.2.1节规定:"其他合理情形如行政诉讼等亦属于合理迟延"。根据我们与国家知识产权局审查员电话沟通所获悉，此条款为兜底条款属性，而非穷尽性列举规定。除了指南中所提到的“行政诉讼”，尚有其他何种情形应视为合理迟延且需于PTA计算时应予扣除的，国家知识产权局将会在进行PTA案件审查时依具体案件情况决定。”
II. 申请人引起的不合理延迟
依据专利法实施细则第79条及审查指南第五部分第九章第2.2.2节的规定，下列情形为授权过程中由申请人引起的不合理延迟，因此属于PTA计算中的"应扣除期间"：
A. 未在指定期限内答复国家知识产权局发出的通知所产生的延迟
针对本项不合理迟延事项，《专利审查指南》未明确规定其「不合理延迟期间」计算的起止日。然，《专利审查指南》第五部分第9章2.2.2节规定如下:
“未在指定期限内答复国家知识产权局发出的通知所产生的延迟，延迟的天数为期限届满日起至实际提交答复之日止。”
我们与国家知识产权局审查员电话沟通获悉口头讯息如下:
“本项不合理迟延期间计算起止日如下:
起日：原官方期限届满日
止日：实际提交答复之日”
B. 申请延迟审查所产生的延迟:
依据专利法实施细则第56条第2款的规定，发明专利延迟审查请求，应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。延迟期限为自延迟审查请求生效之日起1年、2年或者3年。
针对本项不合理迟延事项，《专利审查指南》未明确规定其「不合理延迟期间」计算的起止日。然，《专利审查指南》第五部分第9章2.2.2节规定如下:
“申请延迟审查的，延迟的天数为实际延迟审查的天数。”
我们与国家知识产权局审查员电话沟通获悉口头讯息如下:
“本项不合理迟延期间计算起止日如下：
起日：实质审查请求生效之日
止日：所请延迟审查期间届满日”
C. 援引加入引起的延迟
根据专利法实施细则第45条规定，发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，但申请人在递交日要求了优先权的，可以自递交日起2个月内或者在国家知识产权局指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日。
针对本项不合理迟延事项，《专利审查指南》未明确规定其「不合理延迟期间」计算的起止日。然，《专利审查指南》第五部分第9章2.2.2节规定如下:
“援引加入引起的延迟，延迟的天数为根据专利法实施细则第四十五条引起的延迟天数。”
我们与国家知识产权局审查员电话沟通获悉口头讯息如下:
“本项不合理迟延期间计算起止日如下:
起日：案件申请日
止日：申请人通过援引加入程序补齐缺漏文件之日”
D. 请求恢复权利引起的延迟
针对本项不合理迟延事项，《专利审查指南》未明确规定其「不合理延迟期间」计算的起止日。然，《专利审查指南》第五部分第9章2.2.2节规定如下:
“请求恢复权利引起的延迟，延迟的天数为从原期限届满日起至同意恢复的恢复权利请求审批通知书发文日止。能证明该延迟是由专利局造成的除外。”
我们与国家知识产权局审查员电话沟通获悉口头讯息如下:
“本项不合理迟延期间计算起止日如下:
起日: 原期限届满日
止日：同意恢复的恢复权利请求审批通知书发文日”
E. 自优先权日起30个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请，申请人未要求提前处理所引起的延迟
针对本项不合理迟延事项，《专利审查指南》未明确规定其「不合理延迟期间」计算的起止日。然，《专利审查指南》第五部分第9章2.2.2节规定如下:
“自优先权日起 30 个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请，申请人未要求提前处理引起的延迟，延迟的天数为进入中国国家阶段之日起至自优先权日起满 30 个月之日止。”
我们与国家知识产权局审查员电话沟通获悉口头讯息如下:
“本项不合理迟延期间计算起止日如下:
起日：进入中国国家阶段之日
止日：针对进入中国国家阶段申请案，自所请优先权日起满30个月之日(仅请求单项优先权)；自最早优先权日起满30个月之日(如请求多项优先权)；自PCT国际申请日起满30个月之日 (如无优先权请求)”
国家知识产权局预计将陆续开始PTA案件的审查，我们会继续追踪相关审查信息，并适时与客户分享重要审查实务讯息。