最高法院於113年11月20日作成之113年度台上字第459號判決中，對於專利進步性之判斷，闡述下列重要原則：

 

1. 採用「could-would原則」

 

最高法院於上開判決中指出，進步性要件之判斷，於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」（could-would法則）。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。

 

本案原告針對被告所提出的三件前案證據，主張原審不能機械式抽取被證1不同種類狀態機特徵，再與被證2及3組合，即否定系爭專利進步性；且被證2需利用3顆IC方能運作，故不能忽略其中2顆IC而將被證2與被證1，或被證3作結合；而被證3為必須使用「組合語言」作編碼之IC，但系爭專利說明書和圖式揭示運作基礎不含「組合語言」，更述明排除組合語言指令，故被證3並適格前案等論述，最高法院均認為原審應有進一步研求之必要。

 

2. 應審認「輔助性判斷因素」

 

最高法院表示：所謂熟習技術者，係指虛擬之人；且進步性之判斷日與侵權訴訟審理時常相隔甚久，造成判斷之實際困難，並易生主觀恣意偏見，是應以客觀事實促進該判斷之妥適。而進步性審查之輔助性判斷因素，係由發明與市場間之關係開展，以確定其技術之貢獻程度，包括發明具有無法預期的功效、解決長期存在問題、克服技術偏見或獲得商業上成功等項。當事人提出輔助性證明之證據資料，倘就進步性審查認定具說明力、中肯客觀之可能，自應予以調查審認，俾儘量還原發明申請專利時之環境與現實。

 

本案原告援引證據主張：20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利，且我國有為數眾多的相關業者甚至上市公司經審酌系爭專利內容後而參與授權，並以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，亦獲得商業上成功等語；最高法院認為，倘若原告主張非虛，則該等證據資料，即屬客觀事實之呈現，影響系爭專利進步性之判斷，故原審法院似可就系爭專利之授權過程及其實際運用等項，會同兩造設定適當問題函詢上開公司，以為取捨依憑，而不能輕易否定輔助性判斷因素。

 

最高法院此則判決除闡述上列二項重要原則外，亦重申專利進步性之判斷應考量「主要引證」與系爭專利之差異，呼應最高行政法院109年度判字第355號等判決之意旨。最高法院表示，所謂「最接近之先前技術」（主要引證）即能為該研發提供最好基礎之「單一引證文件」，發明人依其所揭露之技術資訊為出發點研發，而最有可能促成發明之完成者，以之與申請專利之發明技術內容進行差異比對，俾避免進步性認定流於機械性拼湊或組合先前技術，致產生後見之明之謬誤。最高法院指摘原審判決缺乏判斷進步性之主要引證、審查原則，已構成不適用法規及適用不當之違背法令，且屬理由不備。