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實務對於以不當得利請求移轉專利權之近來見解
依據現行專利法第5條規定:「專利申請權,指得依專利法申請專利之權利;專利申請權人,除專利法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」同法第71條第1項第3款復規定,發明專利權人為非發明專利申請權人,利害關係人得向專利專責機關提起舉發。
「專利申請權」既然涉及專利專責機關之公權力,若產生歸屬爭執,是否得依民法侵權行為或不當得利規定請求移轉專利權?實務上存有爭議。例如最高法院109年度台上字第2155號判決意旨:「民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定,得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件,自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因,該自為判斷仍應居於補充地位,無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。…又不當得利係指無法律上原因受有利益,致他人受損害而言,受益人所受利益與受害人所受損害間,須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予,真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前,可否認其所受損害即為該新型專利權,而請求返還該新型專利權?亦均非無進一步推究之餘地。」即對於真正申請權人得否逕依侵權行為或不當得利規定請求移轉專利權?抱存疑態度。
然而,在智慧財產局112年3月9日之專利法修正草案刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定後,智慧財產及商業法院112年度民專上更一字第4號判決即援引該草案表示:「參酌智慧局網站112年3月9日之專利法修正草案已經刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定,而應循民事途徑解決爭議。」,並據以認定真正申請權人於民事訴訟中除得請求確認其為真正申請權人之外,並得依不當得利之規定,請求移轉專利權。
惟前揭專利法修正草案公佈後,實務上目前亦有判決仍否認真正申請權人得透過民事不當得利規定請求移轉專利權,例如最高法院110年度台上字第585號民事判決(判決日期:112年7月4日)與智慧商業法院111年度民專訴字第46號民事判決(判決日期:112年7月20日)。
智慧局112年3月9日之專利法修正草案雖然刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定,然而在新法尚未實務且增訂相關配套規定前,能否逕自援引草案並認定真正申請權人得逕依民法不當得利請求返還專利權?目前仍有爭議,有待後續觀察。