商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，即不具商標功能，自不得核准註冊。識別性為商標取得註冊的積極要件，然而識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形及時間經過而變化，尤其今日商業行銷手法多變，數位媒體科技快速發展，使得商標型態及使用方式不斷發展，影響識別性的判斷極大。標識是否具識別性在個案事實之判斷，因商品或服務性質之差異而有不同之認定結果，較常被認為有審查不一致之情形，尤其透過使用能否取得後天識別性之認定標準，更因使用證據之強弱、同業需要使用之程度及相關商品或服務消費者之接觸程度等而有不同，智慧財產局爰訂定「商標識別性審查基準」以建立客觀的審查標準，儘可能達成判斷上的一致性。

 

依據「商標識別性審查基準」之規範，申請人對於不具識別性的商標，必須舉證證明該商標已經使用取得識別性，始能取得註冊。後天識別性的取得，須以國內相關消費者的認知為判斷標準，因此，申請人檢送之申請商標使用於指定商品或服務的實際使用證據，應以國內的使用資料為主，若檢送國外使用資料，須國內相關消費者得以獲知該國外使用情形的有關資訊時，始足以採證。而依據該基準，下列資料可以作為申請商標已取得識別性的證據，包括「商標的使用方式、時間長短及同業使用情形」、「銷售量、營業額與市場占有率」、「廣告量、廣告費用、促銷活動的資料」、「銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍」、「各國註冊的證明」、「市場調查報告」及「其他得據為認定有後天識別性的證據」等。

 

市場調查報告雖得作為商標取得識別性的證據，但唯有專業且公正客觀的市場調查報告始具有證據能力。商標註冊申請人選擇自行做市場調查時，若缺乏市場調查的專業能力，易使得抽樣常缺乏代表性、問卷內容多出現引導式的問題設計、實際進行調查或訪談者又往往缺乏專業的訓練及能力，問卷的正確性與公正性較容易受到質疑，而影響其參考價值。因為報告的專業、公正性常受質疑，實務上並不容易被認為具有證據能力。「商標識別性審查基準」特別指出，是否進行市場調查。考量市場調查報告的參考價值時，並針對下列事項加以規範：「市場調查公司或機構的公信力」、「調查方式」、「問卷內容設計」、「內容與結論之關聯性」及「其他應注意事項」。

 

儘管「商標識別性審查基準」已規範「市場調查報告」得作為認定商標是否具備識別性之參考，然而常因「市場調查報告」之瑕疵，實務上甚少「市場調查報告」經採認作為商標識別性之參考。

 

智慧財產法院103年度行商訴字第83號行政判決針對一件以化妝品瓶身及顏色結合作為立體商標之商標註冊申請案，採認了商標註冊申請人所委託市場調查公司之市場調查報告，判決認定該立體商標具備商標識別性，而撤銷了智慧財產局核駁處分及經濟部之訴願決定。

 

智慧財產法院特別指出，商標註冊申請人提出之市場調查報告，為經公正與專業公司結果，法院審究其內容包含從事市場調查業務之期間、營業數量、調查報告之經驗、調查期間、調查方法、調查人員之素質、調查技巧、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數、問卷種類、題目類型、題目區分、基本原則、結構安排、目標設計、因果關係等事項。由調查報告得知，整體受訪者有69%知道系爭申請商標註冊為商標申請人銷售之特定品牌之商品瓶身，甚至有51%不須任何產品類別之提示，僅憑瓶身即可說出品牌全名。從調查公司之公信力、調查方式、問卷內容之設計、調查地區、樣本數、問卷內容之設計與表達方式、調查所得與結論之演繹推論關係，暨誤差與信賴水準之說明，均能客觀與符合邏輯呈現市場調查之結論。因此，市場調查報告足證相關消費者，依系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合辨識商品來源。足證系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合，已取得後天識別性。