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智慧財產局2014年商標使用座談會共識
智慧財產局為釐清外界對商標法有關商標使用適用之疑義,乃於2014年4月8日邀集法官、律師及教授等舉辦2014年商標使用座談會,聽取專家學者對於商標使用有關議題之意見。經充分討論,達成若干共識。
本次座談會之共識對於智慧財產局、經濟部訴願審議委員會或法院雖無法律上之拘束力,但因與會者,包括智慧財產局商標相關業務之主管及商標查官,對於智慧財產局未來商標相關案件之審理,勢將產生相當程度之影響。另方面,經濟部訴願審議委員會或法院亦有可能參酌此次座談會共識所參酌之相關實務見解或各國立法例或歷次修法理由,作為未來案件審理之參考。
本次座談會之部分共識要點如后:
1. 商標法第5條「行銷之目的」之意義及範圍:
商標法第5條規範之「商標之使用」所稱「行銷之目的」用語,乃指行為人主觀上向市場促銷或銷售其商品/服務而言,其和TRIPS條文中「交易過程」文義,係指市場上客觀之商業交易行為而言,應有差異,惟在商標法修法過程中,各界並不樂意作文字修改,因此,僅在修法說明中表明與「in the course of trade」文義相當。
商標法修法過程中,與會者認為「交易過程」指具有營利意圖的交易行為或交易流通,非以有償、無償劃分,而「行銷之目的」之判斷,應隨著商業活動之發展與時俱進,例如,目前市場上極為普遍之合作營銷(co-marketing)方式,對於兩個或兩個以上的品牌或企業,共同開發或利用市場機會的合作聯盟行銷概念,亦應予納入,並作廣義之解釋,才不會與市場脫節。
商標法第5條「商標之使用」規定形式,因修正為條列式,造成各款所列商標之使用情形之一解釋為列舉規定,可能有所遺漏之疑義。惟鑒於商標使用定義係規定於總則章,亦適用於罰則章之刑事責任規定,恐無法作例示規定之解釋。但商標使用之認定,行為人主觀上基於廣義之行銷目的,向市場促銷或銷售其商品/服務,輔以客觀上各款使用情形之概括性規定,應可涵蓋實務上商標之使用行為。
2. 贈品行為成立商標之維權使用或侵權使用之判斷要件:
商標之使用,除為行銷之目的,有商標法第5條第1項所列各款使用情形之一者外,其使用並應「足以使相關消費者認識其為商標」。因此,在判斷維權使用時,需證明商標權人有真實使用註冊商標,亦即,應足以使消費者認識該「註冊商標」所指示的商品或服務來自商標權人。侵權之使用,則應就未經商標權人同意之人使用他人註冊商標,有無致使消費者對其指示商品/服務來源的商標產生混淆誤認之虞以為斷。故贈品上所標示的商標,是否構成商標之使用,應視「贈品」有無表彰來源之商標功能加以判斷。
3. 反向假冒不構成侵害商標權:
反向假冒案件中有關塗銷或置換他人商標等情形,並非屬商標法第5條各款使用情形規定之適用範圍,亦與商品上仍有他人商標而主張權利耗盡之問題無關。國外實務,除有於商標法中明文規定構成侵權之要件外,多有以不正競爭相關法規處理。我國商標法既未明文,反向假冒案件應屬公平交易法處理範疇為宜。智慧財產局應與公平交易委員會聯繫相關適用情形,避免不公平競爭行為在規範上產生漏洞。