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專利授權契約之解釋：當事人真意之探求
2013年6月28日，智慧財產法院作成101年度民專更（一）字第1號判決，基於對系爭專利授權契約之解釋結果，認定授權人在提前終止授權後，仍對被授權人享有原契約期限內之權利金債權。
本案原告為台灣A公司，其於2007年7月間與日本專利權人B公司簽署專利授權契約，B公司同意免除對A公司之專利侵權責任，並將相關美國、德國及日本專利非專屬授權予A公司，且約定A公司於契約生效後數日內及其後2007至2009年三個年度的12月31日，應分別支付特定數額之權利金。A公司原皆依約給付，但其在2008年4月將相關業務及資產移轉於台灣之C公司，乃於2008年12月31日通知專利權人B公司表明權利義務已移轉他人，故自2009年起即無義務支付權利金。
嗣後設籍於盧森堡之D公司，以其已自專利權人B公司受讓系爭契約之債權為由，於2010年5月向美國加州北區聯邦法院（US District Court for the Northern District of California）起訴請求A公司支付2009年度之權利金共美金540萬元，由於A公司抗辯聯邦地方法院無管轄權，D公司乃於2010年9月撤回訴訟，並於同日向美國加州舊金山郡高級法院（Superior Court of the State of California, County of San Francisco）提起相同訴訟，然美國加州舊金山郡高級法院准許A公司以不便利法庭為由停止訴訟之聲請。A公司乃以D公司為被告，於台灣向智慧財產法院起訴，請求確認D公司之美金540萬元債權不存在。
本件經最高法院發回更審後，雙方當事人主要爭執點在於系爭授權契約第4.3(b)條規定之解讀，其內容為：
「If after the Effective Date…(b) there is a disposition by Party A of the part of its business engaged in manufacturing Licensed Products, all future rights, releases, licenses and immunities hereunder will immediately terminate ipso facto, but in no way shall that affect the rights, releases, licenses and immunities of Party A prior to such acquisition or disposition.」
A公司認為，其與B公司間之專利授權既依系爭契約第4.3條規定，已於2008年12月31日因處分與授權產品相關之業務及資產而告終止，則B公司即無請求A公司給付2009年專利授權金之權利；D公司則抗辯，系爭契約第4.3條僅終止A公司所取得之授權，但未終止其給付權利金之義務。
智慧財產法院於更審判決中採納D公司之主張。其理由構成如下：
l 系爭契約第4.3條之規範對象僅有A公司
法院認為：系爭契約第4條標題為「Further Limitation on Release, License and Immunities」，足見第4條之規範或限制對象，僅針對A公司依約取得之各項權利，蓋僅有A公司始依系爭契約享有「責任免除、授權與豁免」，是以第4條並非針對B公司之契約權利而為規定，A公司自無法依上開條款主張B公司權利終止。
l 系爭契約並未規範契約終止後之權利金給付義務
A公司主張，依系爭契約第5.1(d)條約定「$5,400,000 of Payment 4 is in consideration of the license under Clause 3 above for the calendar year 2009.」，其中「in consideration of」係創設「先決條件」，亦即A公司美金540萬元之給付義務應以B公司有授權為先決要件。但法院認為，未必契約文字使用「in consideration of」即創設「先決條件」，而系爭契約第5.1(d)條僅約定美金540萬元為2009年之權利金，該條款本身對於2009年前即終止授權之情形，並未約定法律效果，仍須透過其他契約約款或一般契約法原則之適用而決定其法律效果。
l 系爭契約第4.3條具有兩種解釋之可能，須透過契約解釋探求當事人之真意
法院認為：系爭契約第4.3條既僅約定當A公司處分其部份營業時，所有未來的權利、免除、授權及豁免均因此立即終止，而未約定此時A公司是否仍有給付授權金之義務，通觀系爭契約亦未就此有所約定，則客觀、理性之第三人，可能將此部分理解為當事人單純未約定，應以一般契約法原則予以填補，或可能理解為當事人刻意排除，有意使A公司因處分部分營業致專利授權終止時，仍有繼續給付授權金之義務，故有透過契約解釋探求當事人真意之必要。
法院最終認定A公司須給付2009年授權金，係基於A公司與B公司協商系爭契約內容之過程中，A公司曾欲在第4.3條中，加入「obligations」一字，惟此提議遭B公司明白反對；其後，A公司知悉此情，未進一步協商、釐清、表明立場。法院認為前揭締約過程顯已表明B公司不同意當A公司處分其生產授權產品部份之營業時，給付授權金之義務亦因而終止之立場，是客觀、理性第三人所得理解之契約意義，為契約有意使A公司在因處分行為致專利授權終止時，仍有繼續給付授權金之義務。縱A公司主張，締約時未反對將「obligations」一字刪除，係因締約當時系爭契約已作許多修改，第4.3條增加「obligations」一字僅為較小的項目，基於無權利則無義務之原則，既然A公司權利已終止，義務應隨之，故該文字並非非加不可，A公司之真意亦非同意其給付授權金之義務不隨授權終止而終止。然法院認定，客觀、理性之第三人無法得知A公司未表現於外之內心活動，其所觀察的是，A公司未再表示意見，即A公司已接受給付權利金之義務並非專利授權終止事由發生時應隨之終止之事項。
最後，智慧財產法院基於「系爭契約未明文約定A公司給付權利金之義務因處分其部分營業而終止，乃係刻意排除」之契約解釋結果，認定D公司自B公司所受讓而來之權利金債權，不因A公司之處分行為而終止，該債權仍存在而得請求。D公司亦於本案中就前揭債權提起反訴，經法院認為有理由而予准許。
由上觀之，當事人於締約前的談判協商過程，無論曾積極為意思表示或消極不表示，對於智慧財產法院日後解釋契約條款時，均可能扮演關鍵角色。智慧財產法院於本案中僅基於被授權人在締約過程未反對「obligation」一字之刪除，即採取與一般契約原則有違之立場，認為終止授權後被授權人仍應依原約定給付終止後之權利金（未享受權利但卻應負擔義務），是否妥適，有待最高法院表示見解。