商標註冊行政訴訟程序中不得減縮商品

03/01/2013

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依據商標法規定，商標註冊申請如與申請在先或註冊在先之商標有商品相同或類似時，固得於智慧財產局審查階段，減縮衝突之商品，獲准註冊。然而，如不減縮商品，經智慧財產局駁回註冊申請後，得否於訴願或行政訴訟階段減縮商品，乃實務相當重要之爭議問題。

智慧財產法院先前於若干具體案例，如於減縮衝突商品後，有註冊之可能性，通常會考量同意商標註冊申請人於行政訴訟階段減縮衝突之商品，甚至進而作出准予審定之判決。然而因應2012年7月1日施行商標法修正案之限制規定，智慧財產法院現已改採否定見解。

智慧財產法院於2012年之101年度行商訴字第108號行政判決指出，商標註冊申請案若僅部分指定使用之商品或服務與在先權利相衝突，固得透過減縮該部分商品或服務之方式加以排除。商標法舊有規定第20條第1項、第2項僅規定商標申請後，得向商標專責機關申請減縮指定使用商品或服務，另商標法施行細則舊有規定第27條規定：「（第1項）於商標異議案件行政救濟程序進行中，被異議之商標權經核准分割或其指定使用之商品或服務經減縮者，商標專責機關應將分割或減縮之情形通知行政救濟審理機關及異議人，（第2項）於核駁審定確定前申請分割註冊申請案或減縮其指定使用之商品或服務者，準用前項規定。」以上規定均未限定商標核駁案件中申請減縮商品之時點。

智慧財產法院進一步說明，考量申請人申請減縮商品或服務之時點，與申請註冊範圍之確認及審查密切相關，係屬涉及人民之權利義務事項，依中央法規標準法第5條第2款規定，應以法律定之，且避免浪費行政資源，促使商標申請案件早日確定，配合核駁理由先行通知機制與陳述意見期間之放寬修正，已予申請人有充分審慎斟酌考量是否減縮商品或服務之機會，2012年7月1日新修正商標法第31條第3項明定指定使用商品或服務之減縮，應於核駁審定前為之。

因此，該案件商標註冊申請人係於行政訴訟階段時始向智慧財產法院表明願減縮商品，並非向商標專責機關即被告申請減縮，本於「行政機關第一次判斷權」之尊重，智慧財產法院認為其無從審酌其商品減縮申請。