智慧財產法院對於手段功能用語請求項是否欠缺「明確性」之最新判斷

03/01/2013

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2004年7月1日修正施行之舊專利法施行細則第18條第8項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，此規定於2013年1月1日施行之新專利法施行細則第19條第4項相同。基於上述規定，有看法認為凡以手段功能用語方式撰寫請求項之專利，若在其專利說明書中「未能找到對應的結構、材料或動作」，即不符合舊專利法第26條「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」之「明確性」要件（新專利法規定於第26條第1項）。智慧財產法院曾於2010年1月作成98年民專上字第19號民事判決中採納此種主張。
該案經專利權人上訴後，最高法院於2011年3月31日作成100年度台上字第480號判決，廢棄智慧財產法院之判決，並將全案發回更審。但智慧財產法院於2011年10月作成之100年民專上更(一)字第5號判決，仍以相同理由，認定該案系爭專利之申請專利範圍屬手段功能用語，因未能於發明說明中找到對應的結構與材料，故違反「明確性」之規範。專利權人再度上訴，最高法院則於2012年10月以101年度台上字第1673號判決再次廢棄原判決並發回更審。固然此次最高法院判決中並未對於前述「手段功能用語」與「明確性」之問題多加著墨，但智慧財產法院於第二次更審程序中，將如何處理該問題，應值觀察。
對此，由智慧財產法院2013年1月24日針對其他專利爭議所作成的一則行政判決，或可窺知法院立場的調整。於101年度行專訴字第28號判決中，智慧財產法院不採舉發人主張之「系爭專利請求項以手段功能撰寫，但發明說明中找不到對應的結構與材料，故欠缺『明確性』」論述，肯定該案系爭專利之有效性。法院之見解可歸納如下：
●	專利說明書之發明說明、圖式或申請專利範圍應如何撰寫，專利法施行細則及專利審查基準所規定者主要仍係有關格式及應記載事項之要求；至於究竟應如何以文字表達其所欲保護之技術思想，實仍委由申請人自行記載。專利說明書之記載，是否符合專利法有關可揭露要件或明確性之規定，仍應依申請人所記載之文字，以所屬技術領域中之通常知識者之標準，判斷其發明說明是否已可實施，以及其申請專利範圍是否已明確及可為支持，而非要求申請人應以純邏輯性之語言順序，或就發明實施例之整體結構為一一之描述，否則將限縮專利保護技術思想之精神，且變相使專利僅能保護具體之實施物，與當代專利制度強調保護文字所表彰之技術思想不合。
●	專利專責機關於所制訂之專利法施行細則及專利審查基準中，訂定發明說明或申請專利範圍之撰寫方式，係基於其行政權限，對申請人所為之輔導、協助或建議，屬行政指導性質，並非改變權力關係的公權力行為。2004年修正施行之專利法施行細則中，於第18條第8項規定有關手段、步驟功能用語之撰寫方式，即「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」，專利專責機關據此指導申請人，如以此方式撰寫時，因為解釋上會包含此等內容，故如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，較能符合專利法所規定之明確及揭露等要件，但並非以手段功能用語之方式撰寫時，一定要敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等，始符合專利法有關明確及揭露要件之規定。因此，縱申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫，亦不代表如未於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，即一定不符合專利法第26條第2、3 項所規定之專利要件，仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確或可揭露要件。
●	由於系爭專利之發明說明已清楚載明系爭專利之解決問題之技術內容及所請求之標的，因此已符合明確且充分揭露要件。又系爭申請專利範圍獨立項之元件均係為裝置，且已具體界定各元件各自之功能以及各元件間之作用關係，故符合專利法之明確性要求。此外，由於系爭專利之發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，並未違反專利法施行細則中有揭露格式之相關規定，故系爭專利亦符合專利法之規定。
上開101年度行專訴字第28號判決所涉專利之技術領域及內容，與先前討論的98年民專上字第19號等系列判決所涉專利之技術領域及內容，並非相同，故其各自之判決結果或許未必能一概而論。但智慧財產法院在處理相同法律主張的不同案件中，先後確實有不同立場，對法律解釋論及適用論上亦採迥異見解，將來若再有類似主張之其他案件，究會採何種處理方式，頗值關注。