專利更正之效力，應及於繫屬中之舉發行政訴訟

03/01/2013

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台灣專利法規定，任何人得就他人的專利權，向智慧財產局提出舉發以撤銷之；法律除要求每次舉發所持理由，必須基於不同事實及不同證據之外，對於提出舉發的次數，並無特別限制。因此，當專利權人對侵權人採取民事訴訟程序主張損害賠償後，實務上常見侵權人以自己或透過第三人之名義，就系爭專利權提出多件舉發，以增加撤銷專利權之機會。
於遭遇多件舉發的情況，由於每個案件提出的時間、審查的過程及終結的時點與結果均不必然相同，導致各個案件進入後續行政救濟階段的時間點，必然有所差異。例如，當第一件舉發案之行政訴訟已繫屬於智慧財產法院時，第二件舉發案可能仍在智慧財產局審查中，此時專利權人就兩件舉發案的攻擊防禦方法，可能發生相互的影響。尤其是，在第二件舉發案的行政程序中，專利權人可透過「更正」其申請專利範圍、說明書或圖式，以克服舉發人之主張；但「更正」一旦經智慧財產局核准，可能會使原有之專利內容受到限縮或更為明晰，則同時間尚繫屬於智慧財產法院的第一件舉發案行政訴訟之審理對象，是否應改以更正後之專利內容為準，即有疑問。
持否定見解者認為，行政訴訟之目的係在審查智慧財產局對於舉發案所為之審定的合法性，自應以舉發審定時之專利內容為審理對象，不宜以嗣後更正之專利內容，來判斷當時舉發審定是否合法。而贊同者則認為，既然專利之內容業經改變，即不應忽視其法律效力。
對於此問題，智慧財產法院曾在2011年9月所作成之100年度行專更（一）字第8號判決中，採取否定立場。於該行政訴訟準備程序終結後，智慧財產局就同一專利權之其他舉發案作成「舉發不成立」之審定，並核准專利權人對於申請專利範圍所為之更正；專利權人隨即將智慧財產局核准更正之結果陳報法院。然而，智慧財產法院認為，既然其他舉發案之審定尚未確定，且更正之結果於言詞辯論終結時尚未公告，即非行政訴訟所應審理之範圍，法院仍應以更正前之申請專利範圍為審查。
專利權人認為，固然更正結果於言詞辯論終結前尚未公告，但智慧財產局依法將於短時間內公告，乃必然發生之事實，因而對前揭判決提出上訴。最高行政法院則採肯定見解，於2012年11月以101年度判字第1008號判決，廢棄智慧財產法院之判決。最高行政法院之見解如下：
●	舉發人得就同一專利一再提出舉發案，並無限制之規定，在另案之舉發案中，專利權人當然得針對該舉發理由，更正系爭案之申請專利範圍。
●	在行政救濟程序中之前舉發案，系爭專利案亦應發生更正之效力；於有效性之行政爭訟中，應就更正公告後之專利權內容為審理，以減少與另案舉發有相異之結果。此係基於行政處分之對世效力，以及防止未確定案件歧異要求，所為之解釋。
●	依據專利法規定，更正經專利專責機關公告者，即溯自專利申請日生效，此與專利經撤銷確定者始生專利權喪失之效力不同。是以更正案之溯及對世效力，與併同更正之另案舉發案是否確定無關。
最高行政法院另亦於2012年101年度判字第1007號判決中，表達相同之見解。換言之，如專利權人於後舉發程序中進行更正並獲核准，則前舉發案之行政訴訟即應將更正後之專利內容納入審酌。惟需注意者，最高行政法院上開「專利更正之效力」之闡述，係針對仍在法院繫屬中且尚未確定之舉發行政訴訟，若是判決確定後的非常救濟程序，則應無適用餘地。查最高行政法院於2011年11月，曾針對一件因舉發人不服確定判決之結果所提起之再審之訴，作成100年度判字第2082號判決，以智慧財產局核准更正是在原確定判決之後，認為舉發人不能據此認為原確定判決有「適用法規顯有錯誤」之再審事由，故駁回其再審之訴。