民事法院於專利侵權訴訟中是否應就申請專利範圍之更正自為判斷？

09/01/2012

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過去審理專利侵權訴訟的民事法院，對於專利有效性並無判斷權限，必須尊重專利主管機關對於專利有效性之決定，因而在系爭專利有舉發案件時，僅能裁定停止訴訟，等待專利主管機關之審定，造成紛爭久懸不決，對專利權人行使權利甚屬不利。因此，2008年7月1日起施行之智慧財產案件審理法，乃明定民事法院於當事人抗辯系爭專利有應撤銷原因（即專利無效）時，必須自為判斷，而不能裁定停止訴訟。民事法院對於專利有效性之判斷，僅在訴訟當事人間發生效力，而不會直接使專利歸於無效。
然而，當侵權訴訟之被告在訴訟程序中針對原告的專利提出專利無效抗辯時，原告除提出技術上及法律上的陳述予以答辯外，有時亦必須透過更正申請專利範圍之內容，包括減縮範圍、訂正誤記事項或對不明瞭記載加以釋明，俾克服被告對專利有效性之攻擊。換言之，其更正之結果，可能會影響法院對於專利有效與否之判斷。然而，申請專利範圍之更正是否准許，仍屬專利主管機關（即智慧財產局）之職權；智慧財產案件審理法雖賦予民事法院對專利有效性自為判斷之權限，但並未提及申請專利範圍更正之處理。是以，在智慧財產局尚未就原告之更正申請作成審定前，民事法院就原告主張更正之情況應如何因應，即有疑義。
智慧財產案件審理細則第32條規定：「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日」，似謂民事法院只有在「更正之申請顯然不應被准許」或「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害」兩種情形下，可以「即為本案審理裁判」。但考慮智慧財產案件審理法之立法目的以及民事法院已被賦予審理專利有效性之權限，應將上述規定解釋為「例示」性之規定；換言之，倘若民事法院認為「更正之申請顯然應被准許」，當然可以繼續進行本案之審理裁判。惟何種情況可認「顯然應被准許者」？法院於判斷「是否顯然應被准許」時，是否應就原告之更正內容進行全面性實質審查？抑或僅由形式觀之即知明顯應准許者，方能自為判斷？均有賴智慧財產法院累積案例以形成準則。
然而，智慧財產法院於2008年7月1日成立迄今，就申請專利範圍更正之處理，似尚未有一致之作法；法官之態度有相當保守、亦有相當積極者。觀察近來之判決，可將其處理方式，大約歸納為以下數種：
●	認為法院無需判斷更正是否准許
	採此見解者例如98年度民專上字第42號判決及98年度民專上字第45號判決（判決日期均為2010年6月10日）等。其雖明白指出「法院無須斟酌更正申請之情事而可為本案之裁判」之見解，但事實上係分別針對更正前及更正後之申請專利範圍，均與被告所提先前技術進行比對後，認為俱有得撤銷之原因（亦即專利應為無效）後，方導出上述「無須斟酌更正」之結論。
●	法院不就更正是否准許進行判斷
	採此作法者例如100年度民專上字第14號判決（判決日期：2012年2月29日）。其判決中完全未對於法院應否針對更正內容自為判斷表示意見，亦未討論更正內容是否准許，但分別將被告產品與原告專利更正前之請求項與更正後之請求項，均進行比對，認定被告產品既不侵害更正前之權利範圍、亦不侵害更正後之權利範圍。
●	法院不自為判斷，由兩造自行合意以更正前或更正後申請專利範圍為裁判基礎
	採此方式者例如100年度民專訴字第93號判決（判決日期：2012年7月26日）、100年度民專上字第2號判決（判決日期：2012年5月31日）、100年度民專上易字第31號判決（判決日期：2012年4月5日）、99年度民專上字第75號判決（判決日期：2012年3月29日）等。透過兩造合意，法院即無須探究上開智慧財產案件審理細則第32條規定之解釋及適用，亦可減少當事人之爭執。惟無論兩造係合意以更正後或更正前之請求項為準，均不代表其更正內容之合法與否；因法院未就更正內容進行實體判斷即以更正後（或更正前）之申請專利範圍作為裁判基礎，可能會有較高機會與智慧財產局將來審定之更正內容不一致。
●	認為法院原則上無法判斷，只有顯然應予准許者可自為判斷
	採此見解例如100年度民專訴字第49號判決（判決日期：2012年3月20日）。其先說明「有關更正之申請應否准許，其屬專利專責機關之職權，法院無從予以判斷」之立場，再援引上述智慧財產案件審理細則第32條之規定，表明「更正內容明顯可准許者，民事法院自得判斷專利有無應撤銷之原因」。本案中，因原告僅係將系爭專利原有4項請求項中之3項刪除，並將所餘一項更改項次，乃「明顯可准許」者，故以更正後之申請專利範圍為基礎，進行專利有效性之判斷。上開判決似係認為法院至多僅能就「由形式觀之即可明顯判斷為可准許」者，方能予以審酌。
●	自為判斷更正應可准許，並取得被告同意以更正後為準
	採此作法者如100年度民專訴字第128號判決（判決日期：2012年7月25日）、100年度民專上字第18號判決（判決日期：2012年1月12日）等。該等判決中，除詳細說明法院何以認為更正之內容應予准許之理由外，並進一步取得被告同意以更正後之申請專利範圍為準。
●	認為法院可自行判斷更正是否應准許
	採此見解者如100年度民專訴字第61號判決（判決日期：2012年6月28日）、100年度民專訴字第60號判決（判決日期：2012年9月7日）等。法院詳為審究原告與被告各自對於更正內容之正、反主張，並論述其判斷原告之更正符合專利法規定之理由，最後以更正後之申請專利範圍作為審理被告產品構成侵權與否之基礎。此判決對於「更正」問題似採較為積極之態度，針對雙方之攻擊防禦進行全面性的調查與裁判，而不問被告是否同意以更正後之請求項為準。
綜上可知，智慧財產法院對於侵權訴訟中原告提出申請專利範圍更正之處理態度，迄未形成共通原則，似仍傾向依個案情況，由法官本其職權及自由心證進行審理。如此一來，亦為當事人提供各種程序選擇之空間，更保有靈活運用各種實體攻擊防禦方法之機會。