技術移轉是產官學界常見的合作模式，然而，技術移轉也常常衍生權利瑕疵、物之瑕疵、或擔保條款等違約問題，台灣新竹地方法院107年度智字第7號判決（下稱「一審判決」）及其上級審智慧財產及商業法院110年度民專上字第5號民事判決（下稱「二審判決」）即為適例。

 

本案中，技術提供者（A公司）與技術接受者（B公司）簽訂技術移轉契約，雙方後續又簽訂新技術移轉契約，雙方於新技術移轉契約中約定「保證契約標的申請中專利之可獲證、可依原始申請範圍獲證」（下稱「保證依原始申請範圍獲證」）、「擔保契約標的之合用性」（下稱「合用性保證」）等條款，同時約定原技術移轉契約作廢。B公司後續主張A公司違反上開條款而構成物之瑕疵，起訴請求解除技術移轉契約與請求損害賠償。一審判決認定B公司全部敗訴，二審判決亦認為A公司未違反前述條款，駁回B公司上訴。

 

詳言之，Ｂ公司主張其取得技術移轉標的之美國專利申請權後，收到美國專利局審查意見，認定該技術移轉標的與母案專利存在雙重專利（double patenting，D.P.）情形，致使系爭技轉標的美國專利最終獲准之申請專利範圍有所限縮，故主張Ａ公司違反「保證依原始申請範圍獲證」條款。

 

然而，法院認為，美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）中的雙重專利有兩種，第一種是基於35USC §101的相同發明型雙重專利（same invention type D.P.），其目的在於防止重複授予專利權；另一種是顯而易見型雙重專利（obviousness-type D.P.），其禁止前後兩個申請案所主張的請求項範圍間缺乏專利可區別性。本案所存在的雙重專利，由於請求項技術特徵有差異，並非相同發明型雙重專利，而是有缺乏專利可區別性的疑慮，此時，B公司仍得藉由申復表明技術移轉標的請求項的可專利性與母案請求項不同；然而，B公司卻決定將技術移轉標的請求項修正、限縮，並提出期末拋棄聲明答辯，因此B公司最終所獲准專利較原始申請範圍限縮，係因B公司自己行為導致，無法據此認定A公司交付之技術構成物之瑕疵。

 

B公司又主張，依照技術移轉標的做成之樣品的效能不佳，未能達到一般市場水準，無任何商業價值，違反「合用性保證」約定。

 

然而，法院審理後認為，A公司在簽訂原技術移轉契約前，已提供外部公司測試報告，測試報告顯示技術移轉標的之效能均屬高標。至於B公司提供之測試報告，係由其員工自行製作，且無法從測試結果推論技術移轉標的在所有測試項目均劣於市售產品，無法據此認定A公司交付之技術構成物之瑕疵。

 

由本件案例可知，訂定技術移轉契約時，如有類似前述獲證保證與合用性保證之需求，宜明確界定評斷之標準，以降低契約條款適用之風險。