台灣現行專利法第35條及第71條第1項第3款規定，專利權人為非專利申請權人時，實際的專利權人得於專利案公告後二年內提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明或創作申請專利者，以該經撤銷確定之專利權之申請日為其申請日。然而，誠如最高行政法院89年度判字第1752號判決及行政院2023年3月9日通過之專利法修正草案說明所述，實務上經濟部智慧財產局（下稱「智財局」）因難以實質調查事證，故通常無法判斷其真正權利歸屬，絕大多數案件仍是透過民事訴訟解決爭議。

 

然而，實際的專利權人究竟應提起請求移轉專利權之訴訟，抑或應請求確認專利權之歸屬，或是應請求確認專利申請權之歸屬，法院一直以來均有不同的看法，例如：司法院102年度智慧財產法律座談會民事訴訟類提案第2號研討結果認為得提起請求移轉專利權之訴訟，司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第5號則持否定見解。近期智慧財產及商業法院（下稱「智財法院」）作成的兩則判決，均認為只能請求確認專利申請權之歸屬。

 

智財法院2024年3月20日112年度民專訴字第40號判決首先闡述專利申請權人係指發明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。法院進一步類型化常見的專利權歸屬爭議，包括可能因剽竊他人創作、違反專利權歸屬約定等類型，而異其待證事實，然共同的待證事實均包括主張者所主張之創作與涉訟專利是否實質相同，而所謂「實質相同」不應侷限於形式上的文字記載或表達上是否相同為判斷依據，若所屬技術領域中具有通常知識者能判斷為二者均是敘述同一事項，或者差異未逸脫主張者已擁有之針對解決技術問題或達成功效所提出技術手段的內容，仍應認定為「實質相同」，其情況包括新穎性、擬制喪失新穎性之態樣，亦包括基於普遍使用或眾所周知技術的使用或基於普通技能的選擇，而對於所欲解決之問題或達成功效之技術手段沒有造成實質影響的情況，但不包括進步性之態樣。另外，是否構成實質相同，於判斷時必須仔細探求、逐項認定主張者所擁有之技術內容與涉訟專利申請專利範圍所載之技術之異同，以資認定。

 

其後，法院即依上述標準，逐一就各請求項判斷主張者是否有實質貢獻，最後確認主張者僅就部分技術特徵有實質貢獻，故認定應與被告共有該專利申請權，並確認該專利申請權為二人所共有；然而，對於「確認專利權人為何人」及「將該專利移轉登記」等請求，法院則援引最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨，認為該專利係由被告向智財局提出申請，並經核准審定而取得專利權，原告並未經智財局依法公告給予專利權，尚未取得系爭專利權，不能請求確認其為專利權人，亦不得請求移轉登記。

 

類似見解也出現在智財法院2024年5月8日112年度民專訴字第26號判決中，該號判決確認該設計專利之專利申請權人為主張者，然其亦援引最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨，認定原告並未經智財局依法公告給予專利權，尚未取得系爭專利權，不能請求確認其為專利權人，亦不得請求移轉登記。

 

智財法院上述兩則判決雖已認定主張者僅能請求確認專利申請權之歸屬，而拒絕處理專利權之歸屬或移轉等問題，但專利審查基準第一篇第11章與第19章分別規定「對於專利申請權之歸屬有爭執，而依調解、仲裁或判決程序確認專利申請權人者」、「對於專利權之歸屬有爭執，而依調解、仲裁或判決程序確認專利權人者」，均得檢附相關證明申請以讓與登記之方式變更權利人名義，換言之，智財局顯係認為得透過確認專利權歸屬之方式變更專利權名義人，而與前述判決拒絕處理專利權歸屬之見解，似存有差異。實務後續將如何發展，頗值注意。