近期以先前技術阻卻作為專利不侵權抗辯之成功案例

05/31/2024

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「先前技術阻卻」是專利「不侵權」抗辯主張的一種，意指若是被控侵權產品於其被控侵害專利之特徵上，均與早於該專利之「先前技術」特徵相同（或是極高度相同），則不應認定其侵害該專利；主要是基於先前技術不可能侵害申請在後之專利的概念。然而實務上，此種不侵權抗辯並非常見，法院的實務判決因此也相對稀少。 

近期，智慧財產及商業法院於2023年2月21日作出111年度民專訴字第58號一審判決，認定系爭產品適用先前技術阻卻，故系爭產品不構成均等侵權；該案經上訴，同法院於2024年1月18日作出112年度民專上字第8號判決之二審判決，維持一審判決之結論。茲簡要說明本案如下： 

 

一、兩造之主張 

1.     原告主張：系爭產品經鑑定後，落入中華民國第M581023號「夾持機構之頂推結構」新型專利(下稱系爭專利)請求項1、2之均等範圍，侵害原告之專利權。

（請求項1、2之內容為：

l   請求項1：一種夾持機構之頂推結構，其主要係設有一工作載台，於所述工作載台底面設有夾持桿並對應嵌入一夾頭內，所述夾頭內設有一活塞座，於所述活塞座中央設有一貫孔，且底部設有一底座體密封所述貫孔，再於所述貫孔內設有一活動座，且所述活動座中央供所述夾持桿嵌入，並於所述活動座周邊設有夾固所述夾持桿的夾掣件，再於所述活塞座周圍環設有數個頂撐用的彈性件，以令所述活塞座上升、下降呈釋放、夾合所述工作載台之夾持桿，其特徵在於：所述活動座中央底部設有通孔，於所述底座體對應所述通孔處設有凸台，所述凸台能對應頂推所述夾持桿上升位移。

l   請求項2：如申請專利範圍第1項所述之夾持機構之頂推結構，其中所述活塞座與所述底座體為一體者。）

2.     被告提出兩件先前技術，分別為乙證1（中華民國第385265號「用來夾緊位於加工機器之支撐板上的快速夾緊缸筒之夾緊裝置」發明專利案）、乙證2（104年10月12日於YouTube公開之「Stark SPEEDY Classic Zero Point Clamps by Roemheld」影片）。並主張：  

(1)  系爭產品與系爭專利相關之全部技術特徵，係與乙證1、乙證2任一者之技術相同，應適用先前技術阻卻，而不適用均等論，故不構成均等侵權。

(2)  系爭專利請求項1、2之一部分技術特徵雖未被乙證1、2揭露，但系爭專利請求項1、2未被揭露之差異技術特徵，係乙證1、乙證2以實質相同的技術手段、達成實質相同的功能，而產生相同的結果，可證明系爭專利請求項1、2為所屬技術領域中具通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成，故不具進步性。

 

二、法院之判斷 

1.     一審法院與二審法院就請求項中「活動座」一詞之解釋並不相同。一審法院採原告之解釋「讓卡掣件可以活動的座體即稱為活動座」，二審法院則解釋為「可上下移動的座體」。

2.     法院比對系爭產品、乙證1、乙證2（茲將一審判決提供之部分圖式並列如下）。

3.     法院指出：系爭產品落入系爭專利請求項1之技術特徵為：一種夾持機構之頂推結構，一工作載台，於所述工作載台底面設有夾持桿並對應嵌入一夾頭內，夾頭內設有一活塞座，活塞座中央設有一內凹孔，且活塞座具有一形成封閉端且厚度相同之底部，內凹孔內設有一可移動的座體，且可移動的座體中央供夾持桿嵌入，可移動的座體周邊設有夾固夾持桿的夾掣件，活塞座周圍環設有數個頂撐用的彈性件，以令活塞座上升、下降呈釋放、夾合工作載台之夾持桿，可移動的座體中央底部設有通孔，活塞座具有一形成封閉端且厚度相同之底部，活塞座具有一厚度相同之底部能對應頂推夾持桿上升位移。系爭產品落入系爭專利請求項2之技術特徵為：活塞座具有一形成封閉端且厚度相同之底部。然而，這些技術特徵均與單一先前技術（乙證1、乙證2之各者）相同，故應適用先前技術阻卻。

4.     「先前技術阻卻」係指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術所能輕易完成者。而判斷是否適用均等論時，若被控侵權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同，或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識的簡單組合，則適用先前技術阻卻，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

 

在台灣，被控侵權方使用「先前技術阻卻」之不侵權抗辯較為少見，原因可能是因為此種抗辯於台灣通說係放在「排除均等論適用」的位階；換言之，被控侵權方通常憂心主張先前技術阻卻是明示或暗示其產品落入專利權的均等範圍。因此，被控方常以與系爭產品近似的先前技術主張專利不具進步性、有應撤銷原因。但是，先前技術阻卻的不侵權抗辯仍是法院實務上會採認的抗辯，尤其是在審案的法官希望優先審酌侵權與否，而不希望逕將專利權人努力取得之專利論斷為有應撤銷之原因的情形。 

對照本案情形，一審判決記載兩造不爭執事項包括：「系爭產品有落入系爭專利請求項1、2之均等範圍」，但是被告爭執因有「先前技術阻卻」之適用，故不適用以「均等論」判認侵權。最終法院並未就先前技術乙證1、乙證2究竟與系爭專利請求項1、2之差異為何、差異究竟有多大提供分析意見，因此未判斷請求項1、2之進步性有無。法院僅就系爭產品與乙證1、2分別比對，並認定系爭產品落入請求項1、2之技術特徵均與單一先前技術相同，因此不構成均等侵權。