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商標申請案請求減縮或申請分割之時點？是否僅限於核駁審定前？ (兼論各國商標布局之助益性)
一、 前言
商標註冊申請案如部分指定商品或服務有不得註冊之情形，申請人得減縮指定商品及服務或申請分割註冊申請案，使無爭議之商品或服務獲准註冊。
至於請求減縮或申請分割之時點？按依商標法第31條第3項規定，「指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之。」該立法理由即係著眼於現已採行核駁理由先行通知機制，申請人有充分考量是否減縮商品及服務或申請分割註冊申請案之機會，爰限制「核駁審定後」不得再行請求，以使案件早日確定。
但有疑問者乃核駁理由先行程序應踐行至何程度，方能使申請人有「充分」機會審慎考量是否減縮或分割之決定？尤其同法第31條第2項規定，以不具識別性核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。基此，2024年1月甫出爐智慧財產及商業法院判決認定，核駁理由先行程序有瑕疵時，仍賦予申請人得於「核駁審定後、行政救濟中」主張減縮或分割之機會，簡要說明如下。
二、 案件摘要
「TRUEMESH」商標（下稱系爭商標）申請註冊指定使用於第9類「網路通訊設備、視訊監視器、麥克風」等、第35類「保全器材」等、第38類「電信通訊傳輸服務」等、第42類「平台即服務（Paas），即提供與家庭及環境監視、控制及自動化控制系統連用之電腦軟體平台」等及第45類「居家保全監控服務」等商品與服務。
被告經濟部智慧財產局（下稱智慧局）先後於本案核駁理由先行通知書、核駁審定書中認為，系爭商標「TRUEMESH」予人有「真正的網格、真正的網狀（網路）」之意涵，並列舉系爭商標指定使用第9類之所有商品，認定系爭商標為此揭「所有第9類商品」及其他「所有指定商品及服務」之性質、技術或相關特性之說明、不具有識別性，據以核駁其申請註冊。
三、 法院判決
(一) 一審法院
原告主張，被告智慧局在核駁理由先行通知書僅泛指系爭商標指定之所有商品及服務皆不具識別性，導致原告無從在核駁審定前減縮指定商品及服務或分割註冊申請案，損害原告依商標法第31條第3項之權益。原告並提出與「網狀網路」無關的指定商品及服務列表供法院審酌。
但一審法院認為，被告智慧局既然於核駁理由先行通知書已載明系爭商標於所有指定商品及服務不具識別性，則原告接獲上開通知後，本可選擇將原本指定商品及服務予以縮減排除或透過申請案分割，原告既未為相關選擇，被告僅得依全案准駁原則審定，尚於法無違。
(二) 最高法院
最高法院則認為，核駁理由先行通知書中並未具體說明系爭商標與各指定商品及服務之關聯與全部不具識別性的理由，例如第9類之「視訊監視器、麥克風」明顯與MESH之意涵「網狀網路」無關，且通知中要求被告的說明，僅有「㈠本件商標如何使用或實際使用之態樣；㈡非商品和服務說明之具體事證。㈢已取得識別性之證據。」（未有「減縮指定商品及服務或分割註冊申請案」之說明），一審法院之認定尚嫌速斷，故發回原審另為裁判。
(三) 更一審法院
案件發回至更一審法院，其依照最高法院的意旨，判定本案核駁理由先行程序違法，並依照是否與「網狀網路」具有關聯，明確將系爭商標指定商品及服務劃分為兩類，認定其中不具關聯者具有識別性，並撤銷原核駁處分。
更一審法院判決理由主要是「商標專責機關受理商標註冊申請案，應以商標與指定商品或服務間之關係為中心，判斷商標之識別性，若僅部分指定使用之商品或服務不具識別性，經商標專責機關將核駁理由以書面通知申請人後，申請人得於核駁審定前以減縮該商品或服務之方式加以排除，或透過申請案分割之方式，以先取得部分商品或服務之註冊。…原告於前審主張系爭申請商標指定使用於第9類商品及第35、38、42、45類服務，並非均與網狀網路技術有關…雖被告於作成原處分前，以…核駁理由先行通知書，通知原告系爭申請商標…不具識別性…然該通知書…並未具體說明系爭申請商標與各該指定商品及服務之關聯性，致原告無從依上開通知書之內容於原處分審定前為減縮指定商品/服務或分割本件申請案之決定，為保障原告之權益，被告應重行踐行核駁理由通知之程序。」
四、 小結
本案中，最高法院及更一審法院，似乎課予智慧局完整說明系爭商標於各指定商品及服務不得註冊理由之義務，以使申請人得實質了解各指定商品及服務之爭議，俾決定是否主張可註冊或為減縮或分割之決定。
另值得注意的是，更審法院對於不具關聯的商品及服務，認為「參酌系爭申請商標指定使用於前揭類別商品或服務，於歐盟智慧財產局、美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭等以英語為母語之國家業經申准註冊乙情，業據原告提出原證13系爭申請商標於各國申請及註冊資料在卷可佐，原告主張系爭申請商標指定使用…商品或服務，具有識別性，並非無稽」，可再度突顯提早於各國商標布局對於他國申請註冊之助益。