當離職員工將公司營業祕密外洩予競爭對手，甚至由競爭對手搶先申請專利時，法院如何審理此一爭議並做成判斷？112年12月12日智慧財產及商業法院110年度民專訴字第27號判決即給予明確指引。

 

此案件中，原告X公司起訴主張其於103年8月1日與Y公司合併，概括承受Y公司全部權利、義務及資產（包含系爭文件），故系爭文件（A、C、E、F、G共計五份文件）所示之技術內容為其營業秘密。而被告甲、乙原分別為Ｙ公司之總經理及副總經理，於102年中自Y公司離職，並在離職前從Y公司帶走系爭文件檔案，旋即受聘於經營相同業務之被告Z公司，復於102年底至103年初將Y公司之設計工程部部經理被告丙、研發工程部部經理被告丁、及製程工程部部經理被告戊等高階主管挖角至被告Z公司，此些高階主管分別對於系爭文件之部分文件具有存取權限。

 

詎被告丙、丁、戊將系爭文件之技術，以被告Z公司（由被告己擔任負責人）名義申請並取得系爭專利（共計八件專利），被告丙、丁、戊分別列為專利發明人或創作人，原告X公司乃主張被告己、甲、乙基於被告Z公司董事長、總經理、副總經理之身分同意且授意被告丙等人為上開行為，共同侵害原告X公司之營業秘密及專利申請權，請求確認其為系爭專利之共同申請權人，並請求被告甲、乙、丙、丁、戊、己及被告Z公司對原告X公司負連帶損害賠償之責。

 

於此案件中，法院認定應釐清之爭點及順序如下：

一、 各系爭專利請求項與系爭文件間之技術特徵是否實質相同而可認具實質貢獻？

二、 系爭文件是否為原告X公司所有之營業秘密？

三、 被告等有無故意或過失侵害原告X公司之營業秘密或專利申請權？原告X公司請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？

 

法院審理結果如下：

爭點一部分：法院首先逐一針對系爭專利各請求項之特徵及系爭文件相關文字或圖形之記載進行比對，以確認兩者是否實質相同，據以判斷原告X公司是否為具有實質貢獻之人，而可認定為發明人或創作人。最終法院認定系爭專利部分請求項與系爭文件Ｃ、Ｅ、Ｆ、Ｇ實質相同。

 

爭點二部分：法院首先確認系爭文件之歸屬，確認其為原告Ｘ公司所有；並按營業秘密法第2條規定，分別就經濟性、秘密性、及有無採取合理保密措施等三要件進行檢視，最終認定僅系爭文件Ｃ屬原告Ｘ公司之營業秘密。

 

爭點三部分：法院認定因系爭文件Ａ非屬營業秘密，亦與系爭專利非實質相同，此部分自無侵害原告X公司營業秘密或專利申請權之情事；而非屬營業秘密但有實質相同者（系爭文件Ｅ、Ｆ、Ｇ），僅須論述是否有侵害原告X公司專利申請權之情事。故僅有屬原告Ｘ公司營業秘密之系爭文件Ｃ須判斷有無營業秘密之侵害。

 

本件中，因被告乙於被告Z公司辦公室遭查扣之硬碟中儲存有系爭文件C（即具營業秘密之部分），可徵確為重製Y公司系爭文件Ｃ而來。而被告甲、乙、丙、丁均有查閱系爭文件Ｃ之權限，得接觸系爭文件Ｃ，且應知悉系爭文件Ｃ為Y公司之營業秘密。是被告甲、乙、丙、丁均屬有故意，應成立共同侵權行為；至被告己部分，法院認定原告X公司並未舉證證明被告己明確知悉被告甲、乙、丙、丁侵害其上述營業秘密之事實，無從認定其有故意或過失侵害原告X公司營業秘密之情事；而被告甲為被告Z公司之總經理，被告Z公司應依民法第28條規定，就被告甲前述應賠償金額與其負連帶賠償責任。

 

另系爭文件與系爭專利實質相同之部分，應屬受雇人於職務上所完成之發明，依專利法第7條第1項規定，此部分專利申請權自屬於原告X公司所有。而原告X公司既為系爭專利之專利申請權人之一，亦已請求確認為共同申請權人，即已得回復損害發生前之原狀，自無再另請求損害賠償之理，故原告X公司另請求被告等就侵害專利申請權部分應負損害賠償責任，應予駁回。