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行政法院於商標異議事件審理中可否審酌商標核准註冊審定後才產生之使用證據認定商標識別性
法院判決：
最高行政法院111年度上字第463號判決
事實摘要：
上訴人ＯＯＯＯ股份有限公司前以「ＯＯ市集」指定使用於商標法施行細則第19條第1、9、35及42類之商品及服務申請註冊，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准列為註冊號數第02031242號商標（下稱系爭商標）。參加人ＯＯ市集有限公司於2020年3月11日以系爭商標之註冊有違商標法第29條第1項第1款、第3款及第30條第1項第4款、第10款規定，對之提出異議。經智慧局審查，認為系爭商標註冊並未違反上開規定，以2021年3月31日中台異字第G01090151號商標異議審定書為異議不成立之處分。參加人就原處分認為系爭商標具後天識別性未違反商標法第29條第1項第1款、第3款規定不服，提起訴願，經被上訴人經濟部認有違反商標法第29條第1項第1款規定且未取得後天識別性而以2021年9月10日經訴字第11006305480號訴願決定書予以撤銷原處分，由智慧局於4個月內另為適法之處分決定，上訴人不服，遂依法提起行政訴訟。智慧財產及商業法院110年度行商字第78號行政判決維持被上訴人經濟部見解，認定系爭商標不具商標識別性，駁回上訴人之起訴。上訴人不符原審判決乃提起上訴。最高行政法院111年度上字第463號判決於2024年2月2日駁回上訴人之上訴。
法律爭點：
行政法院就商標是否欠缺識別性之認定，其事實狀態基準時，是否為事實審法院言詞辯論終結時。換言之，行政法院得否參酌商標註冊後，於事實審法院言詞辯論前提出之商標使用證據及事實狀況，認定商標識別性之有無。
法院判決摘要：
1. 最高行政法院111年度上字第463號判決揭示有關商標識別性認定之事實狀態基準時點，應該區分為是否為課予義務訴訟或撤銷訴訟，以及是否為商標註冊申請事件、商標異議事件，或者是商標評定事件。
2. 最高行政法院111年度上字第463號判決針對本件商標異議事件判決揭示，於商標異議案中就商標是否欠缺識別性之認定，其事實狀態基準時，應以系爭商標核准註冊審定時，而非異議審定時，亦非事實審法院言詞辯論終結時。
3. 最高行政法院指出商標是否具先天識別性或已取得後天識別性而得以註冊，原則上應以註冊審定時為準。又商標異議制度係透過公眾審查，在短期間內（註冊公告後3個月）藉由異議程序確認商標註冊的合法性，提高商標權的可信度。商標法第60條規定：「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。」其立法理由明載：「……三、原條文但書係情況決定之規定，著重於公私利益之平衡，主要在於考量商標註冊時之違法情形，於評定時，因既存之客觀事實促使構成違法事由不存在者，得為不成立之評決。……四、另商標異議案件，須於商標註冊公告日起3個月內為之，其短期間內公益與私益變動較為輕微，故無適用本條但書規定之必要，併予說明。」而排除商標異議案件適用商標法第60條但書規定。
4. 最高法院因此判決，足見商標若不具先天識別性，且於註冊審定時之使用證據未能證明已取得後天識別性，商標專責機關自不應准許其註冊。若該商標經核准註冊後，第三人於註冊公告3個月內以該商標欠缺識別性為由提起異議，縱欠缺識別性之情形已不存在，商標專責機關亦不得為異議不成立之審定。
5. 最高行政法院判決闡釋，若認在行政訴訟中，行政法院得審酌商標核准註冊審定後才取得後天識別性之事實狀態而認定異議不成立，無疑與商標異議制度在迅速修正註冊瑕疵、強化商標註冊公信力的功能有違，亦與商標法排除異議制度適用商標法第60條但書之立法目的不符。因此，應認行政法院於商標異議案中就商標是否欠缺識別性之認定，其事實狀態基準時，應以系爭商標核准註冊審定時，而非異議審定時，亦非事實審法院言詞辯論終結時。