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加盟總部未即時布局商標所衍生商標搶註爭議
一、 前言
當事業品牌發展蒸蒸日上而開放加盟時，加盟總部積極與他人磋商加盟商業條款合作細節「之前」，應即早申請商標布局，以避免加盟商標為第三人（特別是加盟業者）所搶註。一旦發現有搶註情況，應立即採取異議或評定等救濟措施，以免影響整個加盟事業之商業發展。
2023年11月底智慧財產局（下稱「智財局」）做出的中台評字第H01110058號評定書，認定加盟業者（即系爭商標權人）與加盟總部負責人（即申請評定人）之間，具有加盟授權契約關係，故加盟業者之商標申請屬於搶註，其商標註冊應予撤銷，該評定處分完整細繹加盟授權商標搶註之相關法律爭點，故特此簡析該案例如下。
二、 案例簡析
(一) 申請評定人（即加盟總部負責人）於系爭商標申請日以前有先使用據爭商標
按商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。」智財局以下列事證認定申請評定人（即加盟總部負責人，以下稱加盟總部經營之店面為「加盟總店」）有於系爭商標「亞葆」之申請日（2020年3月10日）以前使用據爭商標於「湯包館」服務：
1. 2012年6月10日臉書粉絲專頁截圖之貼文圖片含有紅色直書「亞葆」置於橢圓形外框圖形，下方有「湯包館」文字，另載有加盟總店及另外三家加盟店。
2. 2009年9月Google街景照片可見加盟總店掛有標示有「亞葆湯包館」文字招牌。
3. 2008年7月24日部落客文章「亞葆鮮肉湯包館」及街景，可見消費者前往非本案加盟業者經營之其他加盟店消費。
4. 2017年9月30日「『食記美食。高雄三民』亞葆湯包館|新鮮現包平價好味道」食記，可見消費者前往加盟總店消費，文章上可見店面招牌上有「亞葆」文字。
5. 2004年10月18日授權合約書、2020年3月16日加盟授權合約書載有甲方「亞堡鮮肉湯包店」、「亞葆鮮肉湯包」及加盟總部負責人及其母親的名字，合約住址與前開臉書粉絲專頁所載地址相同。雖2004年合約係載「亞堡」，但智財局認定，於2008年間加盟總店所使用之招牌已經更新為「亞葆」。
智財局亦闡釋，「亞葆」二字並非固有字詞，亦無特定意涵，與所使用之湯包館服務無直接明顯關聯，具有相當識別性。因此，消費者會將之作為識別服務來源之標誌。
(二) 兩造商標近似程度極高，且使用於同一或類似之商品或服務
系爭商標係由中文橫書「亞葆」二字所構成，加盟總部之據爭商標係由橫書「亞葆」結合黃色背景底圖、或紅色直書「亞葆」結合橢圓形外框及黃色背景所構成。兩造商標均有引人注意且相同的「亞葆」，整體外觀、讀音及觀念極為相仿，故構成近似程度極高之商標。
系爭商標指定使用於第30類「調味醬；調味用沾醬；小籠包；湯包；水煎包；蒸餃；水餃；餛飩；餡餅；蔥油餅；鍋貼；蛋餅；粥；飯；炒飯；筒仔米糕；餡料；餛飩皮；餃子皮；生麵糰」商品，及第43類「小吃攤；小吃店；流動飲食攤；快餐車；提供餐飲服務」服務。與據爭商標先使用之「湯包館」服務相較，兩者皆係現場調製餐飲後提供消費者內用或外帶之服務，或系爭商標指定之商品經烹調處理後即為湯包館提供服務所販售之商品，且市面上湯包館或小吃店類型之餐廳除了販售湯包以外，尚會併同販售水餃、飯麵、熟食料理及其相搭配調味佐料、餃皮餡料原料等。故智財局認為，系爭商標指定商品及服務的性質、內容或目的皆在滿足消費者飲食的需求，二者消費族群有相關之處，故在商品及服務提供者、行銷管道或場所等因素上具有共同或關聯之處，因此，構成同一或類似之商品及服務。
(三) 系爭商標權人（即本案加盟業者）因契約、業務往來關係而知悉據爭商標之存在
系爭商標權人（即本案加盟業者）自2020年3月11日起透過LINE通訊軟體與加盟總部負責人商談「亞葆湯包」加盟相關事宜，於同年3月16日簽訂加盟授權合約書，並於同年6月10日開幕本案加盟店。智財局認為，縱使前開對話紀錄晚於系爭商標之申請日（2020年3月10日），然而因為對話紀錄只晚一天，且依據一般市場交易情形，在加盟業者選擇聯繫加盟總部前，會事先調查蒐集加盟品牌資訊，並諮詢該品牌及業務，且於加盟授權契約簽訂前，常須耗時多日反覆磋商、調整契約內容及條款，故本案加盟業者以高度近似之「亞葆」申請註冊於同一或類似之商品及服務，顯因契約、業務往來關係而知悉據爭商標之存在。
(四) 「先使用商標」不以於國內外先為註冊者為限，亦不限於絕對先使用
加盟業者抗辯：加盟總部並未註冊「亞葆」商標，且早已有第三人以含有「亞葆」二字之名稱登記稅籍資料，因此「亞葆」二字並非由加盟總部一開始最早先使用。然而，智財局表示，商標法第30條第1項第12款以「據爭商標是否為先使用於同一或類似商品及服務之商標」為要件，與「據爭商標是否獲准註冊」無涉，我國商標法雖然採註冊主義而非使用主義，原則上不保護先使用而未註冊的商標，然因為商標使用是商標存在之意義及價值所在，為避免過度僵化產生流弊，商標法例外注入使用主義的精神，對於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護。而商標法第30條第1項第12款之先使用商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊前已有持續使用之事實，僅須相對於系爭商標為在先使用之商標即已足，不以於國內外先為註冊者為限，亦不限於絕對先使用之商標，縱有其他商標早於據爭商標併存註冊或使用，或據爭商標非申請評定人所創用或最先使用，均在所不問。因此，縱有第三人以「亞葆」作為營業人名稱之一部而登記稅籍資料，並不影響本案加盟總部早於系爭商標申請註冊之前即有先使用據爭商標之判斷。
(五) 本案處分結果：系爭商標註冊應予撤銷
綜上，申請評定人（即加盟總部負責人）於系爭商標申請日前即有先使用據爭商標於湯包館服務的事實，且與系爭商標權人（即本案加盟業者）之間具有加盟授權契約關係，系爭商標以近似程度極高之「亞葆」作為商標申請註冊並指定於同一或類似之商品及服務，依一般經驗法則判斷，難以謂之巧合，顯有因契約、業務往來關係而知悉據爭商標之存在，意圖仿襲而申請註冊。故本件有商標法第30條第1項第12款規定之適用，處分認定系爭商標註冊應予撤銷。
三、 小結
加盟總部若發現加盟業者有商標搶註之情事而欲依商標法第30條第1項第12款採取法律行動者，應證明自身有先使用商標之事實，例如提出品牌之臉書粉絲專頁、消費者食記、加盟授權合約書、附有店面招牌之Google街景圖等；並證明該加盟業者因契約、業務往來關係而知悉加盟品牌商標存在，例如以洽詢加盟合作之LINE對話截圖與加盟合約書等作為證據。
但應注意的是，該條款為我國商標註冊主義例外保護之條款，故若事業及品牌擴展到一定規模，甚至有人洽談加盟授權事宜時，強烈建議加盟總部應優先思考其品牌保護之商標布局策略，儘速針對品牌之核心商標申請註冊，以免後患。