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智慧財產及商業法院近期判決對於商業上成功之判斷
專利審查基準已將「發明獲得商業上的成功」（下稱「商業上成功」）列為進步性之「輔助性判斷因素」，並規定：「若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。」。然而，針對同一發明件專利是否具備商業上成功，以及商業上成功是否足以影響專利進步性判斷，最高法院、最高行政法院、智慧財產及商業法院（下稱「智商法院」）於下述判決中所採之認定標準似有不同。
一、背景事實及訴訟歷程
我國發明第420783號「無指令可程式化控制裝置」（下稱「系爭專利」）之專利權人主張被控侵權人開發工具「Q-Code」（下稱「系爭產品」）落入系爭專利請求項21、27、28、36、37（下合稱「系爭請求項」）之文義範圍，侵害系爭專利權，故提起民事訴訟請求損害賠償。智慧財產法院（下稱「智財法院」，2021年7月1日改制為智商法院）作成一、二審判決（106年度民專訴字第1號、107年度民專上字第23號），均認定系爭請求項不具進步性，並判決專利權人敗訴。縱經最高法院作成判決（111年度台上字第186號）廢棄原判決，並發回智商法院，智商法院仍認定系爭請求項不具進步性，並判決專利權人敗訴（111年度民專上更一字第11號）。
另一方面，被控侵權人亦有對系爭請求項提起舉發。經智慧財產局審查，作成系爭請求項舉發成立，應予撤銷之處分。專利權人提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟請求撤銷該處分及訴願決定。同上述民事判決，智慧財產法院亦認定系爭請求項不具進步性，並判決專利權人敗訴（108年度行專訴字第41號）。縱經最高行政法院作成判決（110年度上字第597號）廢棄原判決，並發回智商法院，智商法院仍認定系爭請求項不具進步性，並判決專利權人敗訴（111年度行專更一字第7號）。
二、智財法院判決摘要
民事訴訟二審判決（107年度民專上字第23號）及行政訴訟一審判決（108年度行專訴字第41號）均認定如下（民事訴訟一審判決未論及商業上成功）：
欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任。查系爭專利請求項共有43項，申請專利範圍及發明範疇包含控制裝置及程式化方法等，專利權人並未證明業界取得其授權係直接基於系爭請求項，難認具有「獲得商業上成功」。
三、最高法院及最高行政法院判決摘要
民事訴訟三審判決（111年度台上字第186號）及行政訴訟二審判決（110年度上字第597號）均認定如下：
專利權人陳稱20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括數家上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利獲得商業上成功，並提出各國專利說明書或專利公報、授權書首頁為證，依上開說明及一般論理經驗，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。
四、智商法院更審判決摘要
民事訴訟及行政訴訟之更一審判決（111年度民專上更一字第11號及111年度行專更一字第7號）均認定如下：
1. 專利權人雖主張許多公司參與授權並應用系爭專利技術予其產品之中，然專利權人先前既任職於玩具廠美泰兒公司(MattelInc.)，對採購IC產品具有影響力，則專利權人舉證之各IC公司是否直接因系爭專利技術特徵之故而與專利權人洽談授權即有可疑，且簽訂授權書係一商業行為，背後尚有其他諸多考量因素，取得授權僅為專利權人不對被授權人提起訴訟之約定，被授權人若認為訴訟花費之成本大於授權金額，即有簽訂授權契約的可能，無法直接推論簽訂授權契約係因被授權人肯認系爭專利技術上的貢獻所導致。
2. 被授權人皆為語音IC業界具有相當規模之公司，所設計、生產之語音IC型號眾多，專利權人並無法證明應用系爭專利技術之產品在上述IC公司佔有一定比重，被授權人官網僅記載MCU IC出貨量突破10億顆，惟該10億顆MCU IC中究竟多少比重使用系爭專利技術之數量無法得知；市場上亦尚有其他語音IC公司並無參與系爭專利授權，專利權人並無法證明應用系爭專利技術之產品在整體語音IC市場的比例，縱有某些產品取得專利權人關於系爭專利技術之授權並於市場販售，但並無法等同系爭專利已取得商業上的成功。
3. 專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否或專利權人所提供之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要，既然證據組合均足以證明系爭請求項不具進步性，則系爭專利是否獲得商業上的成功，並不影響系爭請求項不具進步性之結論。
縱使最高法院及最高行政法院肯認專利權人以授權書等證據證明系爭專利獲得商業上成功，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。然而，智商法院仍以較嚴格立場認定專利權人未證明簽訂授權契約係因系爭專利技術上的貢獻所致，亦未證明應用系爭專利技術之產品市佔率，故否認系爭專利具備商業上成功。智商法院更認定技術之證據組合足以證明系爭請求項不具進步性時，則無須為進步性輔助判斷，且該輔助判斷並不影響不具進步性之結論。以上判決均值得於專利有效性爭議中準備證據、擬定訴訟策略之參考。至於專利權人是否上訴，以及最高法院及最高行政法院是否接受智商法院之判決見解，仍需持續觀察。