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專利權人基於外國專利就外國市場銷售之產品寄發專利侵權警告函,是否受我國公平交易法之規範?



 當發生專利侵權爭議時,寄發專利侵權警告函予競爭對手之交易相對人,主張競爭對手之特定產品侵害其專利權,常是專利權人考慮採行手段之一;蓋其時間成本及費用均較為經濟,也能給予競爭者大壓力。然也因如此,倘專利權人為達市場利益而未妥善注意正當行使權利之界線將導致限制競爭或不公平競爭之情形,而衍生是否違反公平交易法25條「事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」規定之問題。為此,公平交易委員會早在86年即制訂<公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則>,針對智慧財產權利人發函給競爭對手之交易相對人的行為,設有行為規範,以作為權利人行動之準繩。 

惟隨著科技進步、國際交通頻繁以及網際網路之普及,現今商業行為早已全球化,市場競爭不再侷限於單一國家,企業亦多有跨國專利布局,則我國公平交易法及上開處理原則之適用範圍,是否能及於主張競爭對手在外國銷售之產品涉及侵害外國之專利權,即有疑問。智慧財產及商業法院於20231226作成之112年度民公訴字第1號民事判決就此採取肯定立場。 

在此個案中,原告甲公司及被告乙公司均屬我國晶片製造廠商。被告乙公司為系爭美國專利之專利權人,於美國電子產品市場發現第三人丙公司(亦為我國廠商)製造販賣之筆記型電腦產品所含之晶片疑似有侵害系爭美國專利之情形,乙公司遂委請他人於美國市場購入該產品,經拆解分析並送鑑定後,先後寄發警告函予丙公司及其美國分公司,主張丙公司在美國販售之該產品內的晶片涉及侵害其美國專利 

原告甲公司為前述筆電產品之晶片製造商,主張無侵害其專利權之可能,主要理由為系爭美國專利曾經美國專利商標局認定未繳費而公告失效,嗣後雖然復權,但依據美國專利法規定,期間有中用權(intervening rights)之適用,故原告甲公司主張被告乙公司於此專利失效期間寄發警告函之行為違反公平交易法之規定。 

被告乙公司則辯稱,該警告函是針對在美國交易市場銷售侵害系爭美國專利之產品,所涉及交易市場為美國,與我國市場無關,未影響我國市場競爭秩序,應無我國公平交易法之適用。最終,智慧財產及商業法院於前述判決中認定如下: 

一、       依公平交易法第5條規定:「本法所稱相關市場,指事業就一定之商品或服務,從事競爭之區域或範圍。」,所謂相關市場,係指經濟學上之競爭圈而言,因商品替代性之廣狹、商品銷售區域之不同而解釋其區域或範圍。界定相關市場應綜合產品市場及地理市場加以判斷,產品市場係指在功能、特性、用途或價格條件上,具有高度需求或供給替代性之商品或服務所構成之範圍;地理市場係指就結合事業提供之某特定商品或服務,交易相對人可以很容易地選擇或轉換其他交易對象之區域範圍。在考量產品市場、地理市場外,並得視具體個案,衡量時間因素對於特定市場範圍之影響。 

二、       本件原告甲公司與被告乙公司均為臺灣晶片製造廠商,甲公司製造晶片完成後即販售予模組廠商,由模組廠商組裝後再出售予終端電子品牌廠商丙公司,而丙公司美國分公司係丙公司於美國地區設立之相關企業,其等自丙公司取得前述晶片產品之交易障礙甚低,故應將美國地區與臺灣地區視為單一市場。 

三、       因原告甲公司與被告乙公司在相關產品範圍有高度重疊,且於臺灣同為製造晶片之廠商,彼此間顯具競爭關係,則被告乙公司所為前述警告函之寄發行為,實有影響原告甲公司所生產製造系爭晶片於臺灣以外之供給替代性之可能,況半導體晶片應用領域相當廣泛,在銷售地域上並無法令限制,於實際市場供應鏈中應屬全球性,而非侷限於狹隘之地理區域,是被告甲公司寄發前述警告函予丙公司美國分公司等終端品牌客戶之行為,自難謂對於原告甲公司於臺灣與美國製造銷售晶片之市場毫無影響,故原告主張適用公平交易法應屬有據。 

四、       依公平交易法第30條規定「事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,應負損害賠償責任」,因被告乙公司系爭美國專利權於特定期間內不得行使,故其於此期間寄發警告函之行為違反公平交易法25之規定,因而法院判決乙公司就此應負損害賠償責任 

由上可知,縱使專利權人係本於外國專利且針對外國市場流通之產品寄發專利侵權警告函,於特定情形下,法院仍可能認定有我國公平交易法之適用,而需留意相關法令及處理原則之規定。

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