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智慧財產及商業法院近期判決就進步性之判斷是否需界定「通常知識者之技術水準」表示見解
根據專利法第22條規定，判斷「發明是否為所屬技術領域中具有通常知識者（person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA）依申請前之先前技術所能輕易完成」，係判斷發明專利之進步性之核心。惟，關於法院是否需於判決中界定通常知識者之技術水準，司法實務上似乎尚未有穩定之結論。我國最高法院、最高行政法院即曾對此表示過二類截然不同之見解，第一類見解認為，法院判斷發明之進步性時應確認通常知識者之技術水準，否則即有判決不備理由之違法。而第二類見解則認為，法院就進步性之論證過程某程度即係將通常知識者之技術能力具體化，因此，即便判決中未再就通常知識者之技術水準具體進行界定，仍難謂其違法。各見解相關之判決彙整及其論理摘要整理可見本所理律新知2022年9月號文章：https://www.leeandli.com/TW/Newsletters/6945.htm。
其中，採取上述第一類見解之最高法院111年度台上字第186號判決（裁判日期：2023年7月20日）即明確指出：「判斷發明專利是否為熟習技術者（按：即本文中『通常知識者』），運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成，應依下列步驟判斷：…③確定被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準；…上訴人就此主張：系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時，相關同業一般技術人員的意見為準；本件有必要引入20多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，以澄清各項技術…依上開規定及說明意旨，自攸關系爭專利之進步性判斷，應予調查審認。惟原判決並未說明其不可採及無調查必要之理由，且乏熟習技術者之認定，即缺少『系爭專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準』之判斷步驟，逕以上開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當外，並屬不備理由」，並以此為理由之一，廢棄原判決。
惟，原判決經廢棄發回智慧財產及商業法院（下稱「智商法院」）更審後，智商法院於2023年11月2日作成111年度民專上更一字第11號判決，似仍反於最高法院之指摘，並未於判決中具體認定通常知識者之技術水準，並認為毋庸為界定通常知識者之技術水準而傳喚作成專家意見書之專家出庭詢問，其論理摘要如下：
1. 「所屬技術領域具有通常知識者」（person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA）乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化。在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類、以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明(最高行政法院106年度裁字第597號裁定、109年度上字第575號判決參照）。
2. 由上述最高行政法院判決意旨可知發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用先前技術。一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。申請時之一般知識及普通技能，簡稱「申請時之通常知識」。
3. 被上訴人就乙證4並陳報與系爭專利相關之教科書或工具書乙證5至7及論文乙證8為佐證，其公開均早於系爭專利申請日公開，核屬申請時之通常知識。乙證4內容深入淺出，言而有據，並列有公開於系爭專利申請日之前的參考文獻可支持其論述，對於釐清本件爭點應有參考價值。是以，本院認為乙證4陳科宏教授的專家意見書具有證據能力。且因為乙證4加上乙證5至8已足以界定系爭專利申請時「所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準」，因此，本院認為無傳喚陳科宏教授到庭接受詢問之必要。
由此可知，縱使上級審已明確指出不應缺少「通常知識者之技術水準」之判斷步驟，智商法院仍認為卷內訴訟證據資料已可呈現通常知識者及其技術水準，故不須另行具體界定通常知識者之技術水準，顯較偏向前述第二類見解。最高法院是否接受智商法院之判決見解，有待觀察後續上訴結果。